La protection des souches de cannabis au Canada : une préoccupation croissante

cannabisLes entrepreneurs et les investisseurs cherchent à tirer profit rapidement du marché du cannabis, phénomène qu’il est convenu d’appeler la « ruée vers l’or vert ». Ceux qui financent, développent, produisent et vendent du cannabis ou des produits dérivés de cannabis doivent être conscients que ces produits peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle et qu’il existe des risques de violation des droits de tiers. Des certificats d’obtention, des brevets et/ou des secrets commerciaux peuvent servir à protéger un produit de cannabis et son mode de production.

La marque et d’autres aspects connexes des produits de cannabis peuvent être protégés au moyen d’autres formes de propriété intellectuelle, comme les marques de commerce et les dessins industriels, qui ne sont pas traitées dans le présent article.

Certificats d’obtention

La seule façon de protéger des droits exclusifs sur un plant de cannabis au Canada est d’obtenir un certificat d’obtention pour une « variété végétale » aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Pour ce faire, le requérant doit démontrer que la variété, comme une souche, est non seulement une « obtention végétale », mais également qu’elle se distingue clairement de toutes les autres variétés, qu’elle est stable dans ses caractères essentiels et qu’elle est suffisamment homogène d’une génération du plant à une autre.

De manière générale, une variété est considérée comme une « obtention végétale » si le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte n’a pas déjà été vendu pendant la période réglementaire qui varie selon la variété et le lieu de la vente, au Canada ou à l’étranger, mais qui est d’au moins un an avant le dépôt de la demande.

Un certificat d’obtention ne protège que la variété particulière de cannabis pour laquelle il est délivré. À ce jour, seules quelques variétés de cannabis sont protégées. Des certificats d’obtention ont été délivrés et des demandes sont pendantes pour des variétés de chanvre, et une demande est pendante pour une variété de marijuana identifiée comme « Big C ».

Le titulaire d’un certificat d’obtention a le droit, au Canada, d’empêcher d’autres parties de vendre, de produire, d’exporter, d’importer, de conditionner et de stocker le matériel de multiplication de la variété végétale protégée, et d’en faire l’emploi répété, pendant 20 ou 25 ans, selon le type de plant. Aux États-Unis, la loi intitulée Plant Variety Protection Act prévoit une protection semblable pour les variétés végétales reproduites par voie sexuée ou les variétés de tubercules, et la loi fédérale intitulée Plant Patent Act, pour les variétés végétales de reproduction asexuée.

Il est possible de faire valoir plusieurs exceptions à la mise en application d’un certificat d’obtention en cas de violation. Une personne peut utiliser le matériel de multiplication d’une variété végétale protégée dans un cadre privé à des fins non commerciales, à des fins expérimentales ou aux fins d’obtenir une nouvelle variété végétale. En outre, un « privilège accordé aux agriculteurs » permet à un agriculteur qui a légitimement obtenu une variété protégée de conserver des semences ou tout autre matériel de multiplication et de replanter la variété année après année sans contrevenir au certificat d’obtention.

Brevets

Au Canada, un brevet peut être obtenu pour une invention nouvelle, utile et non évidente. Le titulaire d’un brevet se voit accorder le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir en vente et d’importer l’invention brevetée au Canada pendant 20 ans à partir de la date du dépôt. Tout comme un certificat d’obtention, un brevet permet à son titulaire d’exclure d’autres parties du marché ou d’accorder une licence d’exploitation des droits contre valeur.

Pour être admissible à un brevet au Canada, l’objet doit remplir les critères de la définition du terme « invention » dans la Loi sur les brevets. Pour ce faire, il doit être admissible à titre de réalisation, de procédé, de machine, de fabrication ou de composition de matières, ainsi que de tout perfectionnement de l’un d’eux. Un brevet pourrait être obtenu pour protéger un produit nouveau contenant un produit dérivé de cannabis ainsi que des procédés et méthodes liés au cannabis, notamment ceux liés à l’extraction de cannabinoïdes et à la production de produits comestibles et de cannabis sous forme de concentré. Cependant, un plant de cannabis n’est pas en soi brevetable au Canada.

Le Canada a exclu des plantes et d’autres « formes de vie supérieures » de l’admissibilité à la protection par brevet. Cette position est différente de celle des États-Unis, qui permettent que des brevets d’utilité soient délivrés pour des formes de vie supérieures, dont plusieurs souches de cannabis. Bien que le cannabis soit illégal dans la plupart des États aux États-Unis, il n’est pas interdit d’obtenir un brevet pour un plant de cannabis ou un produit, une méthode ou un procédé connexe. En fait, le United States Patent and Trademark Office (l’« USPTO ») a déjà délivré un brevet pour un plant de cannabis hybride présentant certaines caractéristiques qui se distinguent manifestement de celles de souches connues.

Puisqu’il est permis aux États-Unis de faire breveter des plants de cannabis, certains craignent que des brevets puissent être délivrés pour des souches qui sont devenues « accessibles au public » – quoique par l’intermédiaire d’un marché souterrain – pendant une période qui les rendraient évidentes ou non nouvelles et, par conséquent, non brevetables. À la lumière des restrictions légales visant le cannabis aux États-Unis, l’USPTO pourrait ne pas pouvoir examiner ces souches dans son évaluation d’une invention. Afin d’apaiser cette crainte et d’assurer que toutes les variétés connues font partie du domaine public, au moins une entité a sollicité la participation du public en vue d’archiver les souches de cannabis existantes.

Au Canada, bien que les « formes de vie supérieures », y compris les plantes, ne soient pas brevetables, il est possible de protéger par brevet un organisme qui n’est pas d’origine naturelle ou multicellulaire, comme des cellules isolées, des lignées cellulaires, des cultures cellulaires et des gènes isolés qui ont été modifiés génétiquement. Toutefois, les gènes, cellules et lignées cellulaires de cannabis provenant de méthodes traditionnelles de production, comme la sélection ou le croisement, ne sont pas admissibles à la protection par brevet.

De plus, la personne qui obtient un brevet à l’égard d’un gène de cannabis transgénique ou d’une lignée cellulaire de cannabis modifié génétiquement peut indirectement protéger la variété de plant de cannabis elle-même étant donné que certaines activités, comme l’utilisation ou la vente de semences contenant le gène ou la cellule breveté, constitueraient une contrefaçon du brevet.

En outre, puisque les exceptions relatives au certificat d’obtention et le privilège accordé aux agriculteurs dont il est question ci-dessus ne s’appliqueraient pas à une invention brevetée, le titulaire d’un brevet bénéficierait d’une protection beaucoup plus efficace. Ainsi, le recours à des techniques d’ingénierie génétique pour développer des souches de cannabis peut représenter un avantage commercial important par rapport aux pratiques de production traditionnelles.

Secrets commerciaux

Si une nouvelle souche de cannabis, un nouveau produit dérivé de cannabis, une nouvelle méthode de production ou une nouvelle technique de traitement connexe sont considérés comme confidentiels, ils peuvent être protégés en tant que secrets commerciaux. L’information à protéger comprend des renseignements techniques ou commerciaux qui ne sont pas accessibles au public et qui ont une valeur en raison de ce caractère confidentiel. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un enregistrement ni de conclure une convention écrite, voire verbale, pour protéger un secret commercial.

Pour demeurer protégés, les semences et tout autre matériel de multiplication doivent rester strictement confidentiels. La protection que confère le secret commercial serait perdue si la composition de la souche ou la technique de traitement pouvait être désossée ou développée de façon indépendante. De même, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, toute personne qui acquiert légitimement le matériel de reproduction de la souche pourrait reproduire le plant.

Plus les efforts que déploie une personne qui possède l’information pour que celle-ci ne soit pas divulguée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son organisation seront grands, plus la probabilité qu’un tribunal considère que cette information est confidentielle sera grande. L’information qui peut être obtenue licitement d’une autre façon au sein du secteur en cause ou qui est communiquée avec l’autorisation d’une personne qui en a la possession légitime ne serait pas protégée.

Apprendre un secret commercial sous le sceau de la confidence impose le devoir de ne pas utiliser cette information à une autre fin que celle pour laquelle le secret a été dévoilé. Une communication se fait sous le sceau de la confidence lorsque le destinataire sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’information est confidentielle. Un secret commercial peut faire l’objet d’une licence d’utilisation par d’autres parties.

Pratiques exemplaires

Une entreprise qui développe une nouvelle variété de cannabis, un produit qui contient un produit dérivé de cannabis ou une méthode ou un procédé connexe au cannabis devrait, très tôt, examiner s’il est possible de les protéger au moyen d’un certificat d’obtention, d’un brevet ou d’un secret commercial et si un tel moyen convient à tout aspect du plant, de la production de celui-ci ou de l’un de ses produits dérivés. L’entreprise devrait également vérifier si une recherche de droits de propriété intellectuelle détenus par d’autres parties dans les territoires où elle entend fabriquer, utiliser ou vendre des produits devrait être effectuée afin de s’assurer que ces activités ne violeraient pas les droits de tiers.

Si vous avez des questions au sujet des droits de propriété intellectuelle liés au cannabis, veuillez communiquer avec Stephanie Curcio ou un autre membre de notre groupe Propriété intellectuelle.

Pour toute autre demande concernant le cannabis, communiquez avec Chris Nyberg

ou un autre membre de notre groupe Cannabis.

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