Sommaire des modifications apportées aux Règles sur les brevets du Canada

L’automne est reconnu comme une saison de changements, et ce constat vaut certainement pour le régime canadien des brevets cette année. Le 30 octobre 2019, de nombreuses modifications aux Règles sur les brevets (Canada) (les « Règles ») entreront en vigueur. Les modifications (les « nouvelles Règles »), qui mettront en œuvre les modifications à la Loi sur les brevets du Canada adoptées précédemment, feront en sorte que le Canada sera désormais conforme aux exigences du Traité sur le droit des brevets. Les stratégies actuelles relatives au dépôt et au traitement des demandes de brevet canadiennes devront être modifiées en conséquence.

DÉLAI POUR LES DEMANDES NATIONALES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT AU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

L’élimination du droit de déposer une demande nationale au-delà du délai prescrit constitue l’une des plus importantes modifications aux Règles.

Selon le régime actuel, un demandeur peut déposer, au Canada, une demande nationale conformément au Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty, ou « PCT ») dans les 12 mois suivant le délai prescrit de 30 mois pour les demandes nationales; ce délai débute à la première des deux occurrences suivantes : i) la date du dépôt de la demande internationale; ou ii) la date de priorité de la demande internationale. Le versement d’une taxe de 200 $ CA constitue la seule autre exigence en l’espèce.

Aux termes des nouvelles Règles, un demandeur ne pourra plus se prévaloir de plein droit de la disposition sur le dépôt d’une demande après le délai prescrit. Bien qu’une demande puisse toujours être déposée dans les 12 mois suivant le délai prescrit de 30 mois, le demandeur devra le faire selon une procédure de rétablissement des droits, qui prévoit que le demandeur devra payer une taxe de 200 $ CA et produire une déclaration portant que le défaut de respecter le délai de 30 mois n’était pas intentionnel. Aucune précision n’est donnée dans les Règles quant aux circonstances répondant à ce critère. Cette nouvelle procédure s’appliquera aux demandes nationales déposées dans le cadre d’une demande internationale à compter du 30 octobre 2019.

Conseil pratique : Pour toute demande internationale déposée à compter du 30 octobre 2019, le demandeur ne pourra plus se prévaloir du droit de reporter le dépôt d’une demande nationale. Il serait préférable pour lui d’entamer la phase nationale de la demande au Canada avant la fin du délai de 30 mois.

EXIGENCE RELATIVE À LA TRADUCTION DES DEMANDES

Selon le régime actuel, le demandeur est tenu de produire une demande canadienne en anglais ou en français, qu’il s’agisse d’une demande nationale ou d’une demande PCT à la phase nationale.

Selon les nouvelles Règles, le demandeur peut établir une date de dépôt pour une demande nationale au Canada en produisant une demande dans une langue autre que le français ou l’anglais. Dans un tel cas, la commissaire lui émettra un avis exigeant la production d’une traduction de la description en français ou en anglais dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Or, pour les demandes PCT à la phase nationale, les nouvelles Règles prévoient toujours que la demande doit être soit en français, soit en anglais. De plus, aux termes des nouvelles Règles, si la demande nationale comprend une traduction, celle-ci vient remplacer le texte de la demande internationale. Par conséquent, s’il y a une erreur dans la traduction, le demandeur pourrait ne pas être en mesure de s’appuyer sur le contenu de la demande internationale connexe pour la rectifier.

Conseil pratique : Le demandeur aurait avantage à s’assurer de l’exactitude de la traduction d’une demande à déposer au Canada, notamment lorsqu’il s’agit d’une demande PCT à la phase nationale.

DEMANDES DE PRIORITÉ

Sous le régime actuel, lorsqu’une demande de priorité est prévue, il n’est pas exigé qu’une copie certifiée du document de priorité soit soumise dans le cadre du dépôt de la demande. Or, aux termes des nouvelles Règles, le demandeur sera tenu de produire une copie certifiée du document de priorité de l’une des trois façons suivantes :

  1. Le demandeur peut autoriser l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») à accéder au document de priorité au moyen du Service d’accès numérique géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Une telle autorisation n’est possible que si le pays d’où provient le document de priorité participe au Service d’accès numérique;
  2. Dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le document de priorité déposé dans le cadre de la demande internationale suffira aux fins des exigences canadiennes;
  3. Si les deux options précédentes ne sont ni disponibles ni applicables, le demandeur doit produire une copie certifiée du document de priorité.

Cette exigence doit être satisfaite à la plus tardive des occurrences suivantes : i) l’expiration de la période de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande canadienne; ii) l’expiration de la période de 16 mois suivant la date de priorité; ou iii) s’il s’agit d’une demande déposée conformément au PCT, la date à laquelle est présentée la demande à la phase nationale. Les nouvelles Règles prévoient que le dépôt d’une copie certifiée peut avoir lieu après le délai prescrit. Toutefois, si la demande de priorité a été déposée initialement dans un pays autre que le Canada, une demande de copie certifiée doit avoir été déposée auprès du bureau des brevets de ce pays avant l’expiration de ce délai.

De plus, les nouvelles Règles prévoient qu’une erreur se trouvant dans une demande de priorité (par exemple., une erreur dans le numéro de série ou la date de dépôt) doit être corrigée dans le délai prévu à cet effet.

Conseil pratique : Le demandeur devrait faire en sorte que le document de priorité soit accessible à l’OPIC avant la date du dépôt au Canada, ou qu’une copie certifiée du document de priorité ait été obtenue avant cette date.

RÉTABLISSEMENT DE LA PRIORITÉ

Les nouvelles Règles prévoient une disposition sur le rétablissement de la priorité pour les demandes déposées après le 30 octobre 2019. Le demandeur doit produire une demande à cet effet dans les deux mois suivant la date du dépôt de la demande au Canada ou, dans le cas d’une demande déposée conformément au PCT, dans le mois suivant la date de la demande nationale au Canada. Il doit également produire une déclaration selon laquelle le défaut de déposer la demande de priorité dans le délai prescrit n’était pas intentionnel.

Conseil pratique : Le demandeur devrait passer en revue attentivement les renseignements concernant la demande de priorité avant de déposer une demande au Canada et agir rapidement s’il y a lieu de produire une demande pour le rétablissement du droit de priorité.

CORRECTION DES ERREURS DANS L’IDENTITÉ DES DEMANDEURS ET DES INVENTEURS

Aux termes des nouvelles Règles, des exigences rigoureuses viseront la correction des erreurs dans l’identité des demandeurs et des inventeurs.

S’il y a une erreur dans l’identité du demandeur dans une demande de brevet, une demande de correction doit être déposée avant tout dépôt d’une demande de transfert (c’est-à-dire une cession) et dans les trois mois suivant la date d’entrée en phase nationale s’il s’agit d’une demande déposée conformément au PCT, ou avant la date de publication s’il s’agit d’une demande nationale.

La correction de l’identité de l’inventeur peut être demandée en tout temps jusqu’à l’acceptation de la demande. À cet égard, l’OPIC souligne que l’identité des inventeurs présentés dans une demande de brevet à l’étude pourrait devoir être mise à jour si des modifications sont apportées à la demande durant le traitement de celle-ci.

La correction de l’identité d’un demandeur et/ou d’un inventeur peut être demandée en tout temps jusqu’au paiement de la taxe finale.

Conseil pratique : À la lumière des délais de rigueur pour la correction de l’identité d’un demandeur et/ou d’un inventeur, l’exactitude de ces renseignements devrait être vérifiée attentivement, et ce, de préférence avant le dépôt d’une demande. Les renseignements sur l’identité du demandeur et/ou de l’inventeur qui sont contenus dans le certificat de dépôt devraient également faire l’objet d’un examen attentif.

De plus, il est recommandé de reporter le dépôt d’une cession jusqu’à ce que ces renseignements aient été dûment vérifiés. Dans le cas d’un traitement accéléré, il faut demander la publication de la demande, si ce n’est pas déjà fait. Dans de telles circonstances, il importe donc de vérifier auparavant l’exactitude des renseignements sur l’identité des demandeurs et/ou des inventeurs avant d’entamer un tel processus. L’identité des inventeurs devrait être passée en revue avant le dépôt de chaque modification apportée à une demande. Ces renseignements devraient aussi faire l’objet d’une vérification définitive avant le paiement de la taxe finale.

CORRECTION DE BREVET

Aux termes du régime actuel, la correction d’une erreur d’écriture dans un brevet délivré peut être demandée en tout temps. Selon les nouvelles Règles, la correction d’une erreur évidente ne sera possible que si la demande de correction est déposée dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, qu’il s’agisse ou non d’une erreur commise par l’OPIC.

Conseil pratique : Compte tenu du délai serré pour produire une demande de correction de brevet, il serait prudent d’examiner soigneusement tous les brevets dès que possible après leur délivrance afin de détecter les erreurs pouvant nécessiter des corrections.

DÉLAIS PLUS COURTS POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES

Selon le régime actuel, la demande pour l’examen d’une demande de brevet doit être déposée dans les cinq ans suivant la date de dépôt (dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, cette date correspondant à la date du dépôt international). De plus, le rapport de l’examinateur est habituellement livré dans un délai de six mois, et le délai pour payer la taxe finale à la suite de l’émission de l’avis d’acceptation est également de six mois.

Les nouvelles Règles visent à réduire les délais de traitement, en exigeant que la demande pour l’examen d’une demande de brevet soit faite dans un délai de quatre ans suivant la date de dépôt, et en réduisant à quatre mois les délais respectifs pour la contestation d’un rapport d’examinateur et le paiement de la taxe finale à la suite de l’émission de l’avis d’acceptation. Les Règles prévoient une disposition selon laquelle une prorogation de deux mois de la période de contestation d’un rapport d’examinateur peut être obtenue, moyennant le paiement d’une taxe de 200 $ CA, et pourvu que le demandeur produise une déclaration précisant les circonstances nécessitant cette prorogation. Il faut noter que les prorogations ne seront plus accordées de plein droit, mais uniquement si la commissaire le juge justifié.

De plus, dans sa Stratégie d’affaires 2017-2022, l’OPIC a fixé pour objectif que le premier rapport d’examinateur doit être livré dans les dix mois suivant la requête d’examen, et que le traitement de la demande de brevet doit être terminé dans un délai de 24 mois.

Conseil pratique : Attendez-vous à des procédures accélérées auprès de l’OPIC. Il est recommandé de donner suite sans tarder aux rapports d’examinateurs et aux avis. En outre, compte tenu de l’incertitude à l’égard des prorogations, et compte tenu du fait qu’une telle prorogation doit être demandée avant la fin du délai, il est recommandé notamment de répondre aux rapports de l’examinateur dans le délai prescrit de quatre mois.

ABANDON ET RÉTABLISSEMENT / ANNULATION D’EXPIRATION RÉPUTÉE D’UN BREVET

Aux termes du régime actuel, une demande abandonnée pour quelque motif que ce soit peut être rétablie de plein droit dans un délai de 12 mois pourvu que le demandeur dépose une demande de rétablissement et acquitte une taxe de rétablissement de 200 $ CA. Cette disposition a été utile pour les demandeurs souhaitant obtenir une prorogation de délai.

Après le 30 octobre 2019, cette disposition continuera de s’appliquer aux demandes abandonnées dans les cas où le demandeur ne donne pas suite au rapport de l’examinateur. Or, si le demandeur ne respecte pas l’échéance pour le paiement des taxes applicables au maintien en état de sa demande, ou si le délai pour donner suite au rapport de l’examinateur est expiré, les nouvelles Règles prévoient de nouvelles procédures.

Selon les nouvelles Règles, si le demandeur rate l’échéance pour le paiement des taxes applicables au maintien en état de sa demande ou pour l’examen de sa demande, l’OPIC émettra un avis indiquant que la demande sera abandonnée à moins que le demandeur ne paie une surtaxe de 150 $ CA et redresse la situation dans les deux mois suivant la date de l’avis ou, s’il s’agit d’un retard dans le paiement des taxes applicables au maintien en état de sa demande, à l’occurrence la plus tardive des deux occurrences suivantes : i) dans les deux mois suivant la date de l’avis; ou ii)  dans les six mois suivant l’échéance ratée. Si une demande est réputée abandonnée, elle peut être rétablie dans les douze mois suivant la date à laquelle cette demande est réputée abandonnée. Pour ce faire, le demandeur doit produire une demande de rétablissement, payer une taxe de rétablissement, et fournir suffisamment de détails pour convaincre la commissaire que l’abandon de la demande a eu lieu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Comme pour les demandes en instance, le non-paiement d’une taxe de maintien pour un brevet délivré entraînera l’envoi d’un avis par la commissaire. Cet avis précisera le délai pour le paiement de cette taxe (assortie d’une surtaxe); ce délai sera la plus tardive des occurrences suivantes : i) dans les deux mois suivant la date de l’avis; ou ii) dans les six mois suivant l’échéance ratée. L’absence de mesures correctives entraînera l’expiration réputée du brevet. Toutefois, cette expiration réputée peut être annulée si une demande est déposée dans un délai de 12 mois et si le titulaire du brevet convainc la commissaire que l’expiration réputée a eu lieu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Les nouvelles Règles prévoient également la possibilité pour des tiers de se prévaloir des droits de brevet pour des activités débutant après la date de l’abandon de la demande.

Conseil pratique : Il est recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les demandes d’examen et les taxes pour le maintien en état soient soumises dans les délais prescrits. Il est également recommandé de conserver des documents explicites au sujet de telles taxes et de telles demandes, de sorte que des preuves suffisantes puissent être produites à l’appui de l’exercice d’une diligence raisonnable, au besoin.

MODIFICATIONS AUX BREVETS APRÈS LEUR ACCEPTATION

Selon le régime actuel, il est possible d’apporter des modifications à un brevet après l’acceptation de ce dernier, moyennant le paiement d’une taxe, si les modifications proposées ne nécessitent pas de recherche supplémentaire de la part de l’examinateur. Ce processus de modification est souvent utilisé pour intégrer à la description d’un brevet de nouvelles revendications dépendantes et/ou de nouvelles clauses commençant par « consiste en », « composé de » ou d’autres formulations similaires. Si des modifications de fond doivent être apportées au brevet après l’acceptation de ce dernier, le demandeur a pour seul recours d’abandonner la demande en ne payant pas la taxe finale, puis de rétablir la demande. Le demandeur peut alors soumettre des modifications. Étant donné que la taxe finale doit être payée six mois après la date de l’acceptation du brevet, l’intégration de telles modifications entraîne un retard considérable.

Les nouvelles Règles prévoient deux possibilités pour la modification d’un brevet après son acceptation. Premièrement, lorsque la modification sert à corriger des erreurs évidentes dans la demande de brevet, une demande de modification peut être présentée avant le paiement de la taxe finale. Aucune taxe supplémentaire ne doit être payée pour ce type de correction.

Deuxièmement, dans les cas où des modifications autres que la correction d’erreurs évidentes sont souhaitées, une demande doit être déposée avant le paiement de la taxe finale (et dans les quatre mois suivant l’acceptation du brevet) pour retirer la demande de brevet et la renvoyer à l’examen. Une taxe de 400 $ CA doit être payée pour une telle demande. Une fois l’acceptation du brevet retirée, la modification souhaitée peut être soumise. La demande de brevet sera alors renvoyée à l’examinateur.

Conseil pratique : Bien que les nouvelles Règles simplifient la procédure relative aux modifications de fond, un brevet délivré doit être assujetti de nouveau au processus d’examen si des modifications n’exigeant pas de recherche supplémentaire doivent y être intégrées. Il est donc recommandé de veiller à ce que toute demande de modification du mémoire descriptif soit déposée avant l’acceptation de la demande de brevet.

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Santosh Chari                           416-863-3166

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